按發明專利必須符合一發明一申請的原則,但對二個發明為屬於同一個廣義發明概念者,得於一件申請案中提出申請(專利法§33)。所謂廣義發明概念,指二個以上之發明在技術上相互關聯,其包含一或多個相同或對應之特別或特定技術特徵 (現行專施§27)。 一般而言,具有利用上不能分離之關係,例如物之發明、生產或使用該物之方法及裝置,即可符合發明單一性。然而實務上申請人有時無法判斷其發明專利申請有無違反發明單一性,該專利申請所涵蓋的技術特徵是否屬於二個以上的發明概念。因此在專利制度中設置分割申請的機制,專利申請如實質上為二個或以上之發明,得依審查委員通知或申請人自行申請分割。分割案(子案)可沿用原申請案(母案)之申請日,並仍得主張優先權註1 (現行專利法§34)。
為使申請人有彈性地運用分割程序來達到更周全的專利保護,發明專利分割案提出時間點不限於母案審查期間(初審尚未或已經提出實體審查、初審收到審查意見後的申復期間,而如初審被核駁,則須先提再審,於再審收到審查意見後的申復期間),母案核准後三個月內也可辦理分割。無論在母案審查或核准後分割,子案將依母案為初審或再審階段的程序續行審查,以避免因辦理分割而重複相關處理和審查程序。
應注意的是,分割出來的子案內容不得超出母案於專利申請時的說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。因子案係以母案申請日為其申請日,子案內容乃根據母案申請時內容作判斷基準,不得加入新事項。在母案審查期間提出分割時,母案可以提出修正(仍不得超出申請時內容)並同日辦理子案,將其部分內容(說明書、申請專利範圍或圖式)刪除修改以分割成為子案。但如在母案核准後提出分割,母案將依核准審定時之內容來公告發證授予專利權,故不能因分割而有變動,所以子案僅能從母案說明書或圖式而非申請專利範圍來辦理分割案的內容,申請人不可以用母案核准審定的請求項進行分割為子案的請求項(現行專利法§34)。另一方面,通常辦理分割時的子案說明書為援用母案說明書,子案說明書可完全或部分相同於母案說明書;對於子案說明書若非完全相同於母案說明書者,智慧局近期明定申請人應檢附說明書內容差異部分之劃線頁,並得在申請書中說明該差異部分 (2023/5/1修正實施之專施§28)。
綜上所述,儘管專利分割主要為克服不符合發明單一性的專利申請,惟也提供申請人於原案申請時已揭示發明內容(實施態樣)卻未及時請求保護的項目,藉由分割申請來取得專利保護。此外,申請人於收到審查意見函指出哪些請求項符合專利要件、那些請求項有不予符合專利事由者,可利用分割程序將審查委員所疑慮的請求項分割申請,以便母案儘早准予專利,同時爭取子案也能獲准專利的機會。再者,對於醫藥品相關發明專利,需另申請許可證以便上市販售,因從核准公告到取得許可證前無法實施發明,而可申請延長專利權期間,但一件發明專利只能被准予延長一次。為此智慧局表示現行延長基準從醫藥品許可證而言對申請延長提供了更多選擇性,申請人可善用分割申請作好專利布局。例如同一化合物的有效成分可包含不同鹽類或水合物,而取得多張許可證,申請人如因考量需先併入於一件專利來申請,在其審查期間或核准時,則可進行評估辦理分割。因此在某些情況下,分割申請也成為申請人取得專利保護的重要策略之一。
註1:依台灣現行專利分割申請書,申請人如未聲明不主張優先權,即視為主張優先權(同母案之優先權主張)。※